На практиці підприємці не завжди вважають доцільним витрачати час і кошти на реєстрацію своєї торговельної марки одразу на старті діяльності або ще до її початку. Багато хто переконаний: якщо бренд «піде» і стане успішним, тоді вже й можна буде подумати про реєстрацію. Проте така стратегія є вкрай ризикованою і в перспективі може призвести до серйозних проблем із захистом бренду та втратою конкурентних переваг.
У цій статті ми розглянемо, які ризики несе використання незареєстрованої торговельної марки, що таке право попереднього користувача, як працює система пріоритету та подання міжнародних заявок, а також чому в окремих випадках варто ініціювати процедуру визнання торговельної марки добре відомою.
Використання торговельної марки без реєстрації: які ризики?
На перших етапах діяльності багато бізнесів фактично використовують бренд без будь-якої реєстрації. І справді — чинне законодавство прямо не забороняє використовувати незареєстровану торговельну марку. Проте навіть у такому форматі можуть виникати практичні труднощі.
Так, при погодженні зовнішньої реклами, зокрема вивісок, іноді вимагається підтвердження правомірності використання певного найменування чи логотипа. Замовляючи рекламні послуги або друковану продукцію, підрядники також можуть просити надати документи, що підтверджують право використовувати позначення. В окремих випадках відсутність свідоцтва на торговельну марку може ускладнити отримання фінансування або вихід на маркетплейси, які запроваджують власні політики захисту бренду.
Найбільша загроза, однак, виникає тоді, коли інша особа подає заявку на реєстрацію ідентичної або схожої торговельної марки. У такій ситуації саме той, хто першим звернувся до компетентного органу із заявкою, має шанс отримати виключне право на ТМ — навіть якщо фактично він почав її використовувати пізніше.
Право попереднього користувача: захист чи механізм зловживань?
Українське законодавство передбачає інструмент, який певною мірою захищає тих, хто почав використовувати позначення ще до подання заявки іншою особою. Мова йде про право попереднього користувача, закріплене в статті 500 Цивільного кодексу України.
Згідно з цим положенням, будь-яка особа, яка до дати подання заявки (або дати пріоритету) добросовісно використовувала торговельну марку у своїй господарській діяльності, має право на безоплатне продовження такого використання. Також під захист підпадає діяльність, щодо якої особа здійснила значну і серйозну підготовку до використання торговельної марки.
Це право є обмеженим — воно не дає права забороняти іншим особам використання зареєстрованої марки чи вимагати її скасування. Його можна реалізувати лише в обсязі тієї господарської діяльності, в якій відбувалось використання до подання заявки. Крім того, право попереднього користувача не може передаватися окремо, а лише разом із відповідною частиною бізнесу або ділової практики.
Подібне правило визнається і в законодавствах багатьох інших країн (під терміном prior user right), однак, як і в Україні, воно не замінює повноцінного права інтелектуальної власності.
Саме тому, якщо інша особа почне використовувати торговельну марку раніше вас або подасть заявку раніше, ви ризикуєте втратити можливість її повноцінного використання — навіть якщо займалися брендом задовго до цього. Аналогічно – якщо особа почне використовувати торговельну марку вже після вас, якщо це відбудеться до подання вами заявки на реєстрацію – вона збереже за собою право обмеженого використання. Саме тому, реєстрація ТМ на ранньому етапі є найбільш ефективним способом захисту.
Міжнародне розширення: як забезпечити захист бренду в інших країнах
Поширеною ситуацією є випадки, коли бізнес зареєстрував торговельну марку в Україні, але в майбутньому планує вихід на ринки інших держав. Для того щоб зберегти свої права і там, існують два основні механізми: міжнародна заявка за системою Мадридського протоколу або подання національних заявок у кожній країні окремо з вказанням дати пріоритету.
Принцип пріоритету ґрунтується на положеннях Паризької конвенції про охорону промислової власності. Відповідно до цього принципу, якщо заявка на ТМ подана в одній із держав — учасниць Конвенції, то протягом 6 місяців можна подати аналогічну заявку в іншій країні та зберегти дату подання першої заявки як дату пріоритету.
Це важливо, оскільки дозволяє забронювати «місце» за своєю торговельною маркою у кількох юрисдикціях і уникнути ситуації, коли за час, поки ви готувалися до виходу на новий ринок, інший бізнес встиг зареєструвати там подібне позначення.
Водночас навіть при міжнародній реєстрації слід пам’ятати, що особи, які вже почали використовувати позначення до дати подання чи дати пріоритету, можуть реалізувати своє право попереднього користувача — за національним законодавством відповідної країни.
Визнання торговельної марки добре відомою
Якщо ваш бренд вже існує тривалий час, активно використовується, відомий широкому колу споживачів, але при цьому не зареєстрований, у разі спроби реєстрації такої ж марки іншою особою ви можете скористатися процедурою визнання ТМ добре відомою.
Охорона таких марок здійснюється відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції та національного законодавства. Визнання може бути здійснене як Апеляційною палатою Укрпатенту, так і судом. При цьому важливо, що торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від її реєстрації в Україні.
Для встановлення статусу добре відомої торговельної марки можуть враховуватись такі чинники:
- ступінь упізнаваності марки у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географія її використання;
- характер і масштаби рекламних кампаній;
- відомі випадки відстоювання прав на марку;
- наявність зареєстрованих заявок в інших країнах;
- ринкова вартість бренду та асоціації, пов’язані з ним.
Процедура доведення добре відомої марки вимагає збору доказової бази, участі фахівців, і не завжди може бути завершена швидко. Вона може стати на захист бренду, однак не виключає ризику того, що інша особа встигне зареєструвати вашу марку раніше, і тому розглядати її як заміну своєчасній реєстрації — не варто.
Рекомендації та висновки
Практика свідчить: найкращий момент для реєстрації торговельної марки — це або до початку використання, або на ранніх етапах просування бренду. Це дозволить уникнути конфліктів, дублювання, недоброчесної конкуренції та обмежень у подальшій роботі.
Якщо ваш бізнес орієнтується на міжнародний ринок, або планує розширюватися за межі України, варто або одразу, або в межах шестимісячного строку подати заявки в тих країнах, які для вас є ключовими. Інакше — є ризик втратити можливість захисту через пропущений строк пріоритету або через діяльність попередніх користувачів.
Команда адвокатського об’єднання IDEALIST має досвід у сфері інтелектуальної власності та готова допомогти з реєстрацією торговельних марок в Україні та за кордоном, супроводом спорів про порушення прав, підготовкою заперечень та поданням до суду чи Апеляційної палати. Звертайтесь — і ми подбаємо, щоб ваш бренд був юридично захищеним з першого дня.